Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.

Organizacja transferu technologii na uczelni medycznej.

Zdzisław Podrez

Plan wystąpienia:1. Cele i działania stawiane przed UCTTMP;2. UCTTMP w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie

wyższym;3. Komercjalizacja, czyli transfer technologii;4. Zainicjowany model transferu technologii na Uniwersytecie

Medycznym w Poznaniu;5. Sprzedaż praw do technologii;6. Utworzenie spółki odpryskowej;7. Rekomendacja dla transferu technologii z wykorzystaniem

mechanizmu licencjonowania.

Cele i działania stawiane przed UCTTMP

• Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu (UCTTMP) Sp. z o.o., została powołana do życia w październiku 2010 roku.

• Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

• Celem Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych jest wsparcie procesu transferu i komercjalizacji technologii, promocji szeroko rozumianej innowacyjności oraz wszystkich towarzyszących temu procesów. Centrum można i należy traktować także jako inkubator wspomagający powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.

Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko 100 funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce

• UCTTMP w ramach działalności statutowej wspiera m.in. działalność badawczą i dydaktyczną jednostek organizacyjnych: Wydziału Lekarskiego I, Wydziału Lekarskiego II, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

• Działalność Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu polega w szczególności na:– doradztwie i szkoleniach;– pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii;– pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;– pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców

UCTTMP w świetle znowelizowanej ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 4 ust. 4.• „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub

nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Art. 4 ust. 4 • „Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w

zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, o której mowa w art. 86a, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.”

Art. 86a ust. 1. • „Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni.”

Art. 86a ust.2• „Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności

przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.”

Art. 86a ust.3• Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie

aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej.

• Obok wskazanych, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadza również zmiany w zakresie finansowania uczelni – większa część środków będzie rozdzielana na zasadzie konkursów i przyznawana w oparciu o efekty pracy naukowej.

• Dotychczas uczelnie były finansowane ze środków publicznych, niezależnie od efektów komercjalizacji wyników ich badań naukowych.

• Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym sprawi, że finansowanie i ocena danej jednostki badawczej będą uzależnione od tego, czy jednostka komercjalizuje wiedzę, czyli de facto od tego, czy zarabia na patentach. Aby dana jednostka mogła sprawnie działać, będzie musiała komercjalizować.

Komercjalizacja, czyli transfer technologii

• Komercjalizacja wyników prac naukowo - badawczych to szereg działań zmierzających do przekształcenia nowoczesnych pomysłów lub wyników prac badawczo - rozwojowych, w gotowe do wejścia na rynek innowacyjne technologie, procesy lub produkty.

• Komercjalizacja stanowi bodziec dostosowywania działalności, w tym także jednostek naukowych, do coraz większych wymogów rzeczywistości gospodarczej.

• Podstawowym celem tego działania jest transfer wyników badań lub określonej technologii na rynek.

• Najczęściej, przedmiotem upowszechniania wiedzy dla biznesu są zgłoszone do opatentowania lub chronione patentami wynalazki, bądź własne know-kow.

• Kwalifikowanie wiedzy do ochrony to proces, poprzedzony wnikliwym audytem wiedzy posiadanej, polegający na wyborze rozwiązań podlegających ochronie na gruncie prawa autorskiego, wskazaniu rozwiązań do ochrony, jako wiedza know-how, a także dokonaniu wyboru rozwiązań i oznaczeń, mających podlegać ochronie w wyniku procedur przeprowadzonych przed Urzędem Patentowym.

Pomysł, idea

Gotowe rozwiązanie

(np. technologia, know-how, aparatura,

oprogramowanie itp.)

Decyzja o ochronie

patentowej

Ocena potencjału

komercjalizacyjnego

Wsparcie jednostki

odpowiedzialnej za transfer technologii

Wybór formy komercjalizacji

Pierwsze kroki do komercjalizacji - na uczelni

Formy transferu

Świadczenie usług na bazie

technologii

Licencje

Sprzedaż praw do technologii

Utworzenie spółki

odpryskowej

• W jednostkach naukowych i uczelniach, nie będących powołanymi do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, komercjalizacja wyników badań przybiera najczęściej postać sprzedaży praw do patentu lub patentu, udzielenia licencji do stosowania zgłoszonego do opatentowania lub opatentowanego wynalazku.

• Sfera nauki może wykorzystywać szereg kanałów tzw. pionowego transferu technologii do sektora przedsiębiorstw, w zależności od strategii przyjętej przez władze uczelni, zasobów własnej wiedzy i dostępu do instytucji, zajmujących się procesem przekazywania wiedzy.

• Parki naukowe, technologiczne i przemysłowe, skoncentrowane na określonym terytorium jednostki - potencjalne źródła wiedzy i technologii np. instytuty, laboratoria, czasem wydziały uczelni wyższych - wraz z młodymi, prężnymi firmami, stawiającymi na nowe produkty, technologie oraz wysokokwalifikowane usługi technologiczne.

• Specjalne strefy ekonomiczne wydzielone, najczęściej na rubieżach miasta, tereny o korzystnych dla potencjalnych inwestorów regulacjach prawnych i ekonomicznych.

• Inkubatory przedsiębiorczości - miejsca, czasami przy uczelniach, gdzie ulokowane są firmy, korzystające na preferencyjnych warunkach finansowych z ogólnej infrastruktury inkubatora i dostępu do wykwalifikowanej kadry.

• Centra Transferu Technologii - to organizacje zlokalizowane przy publicznych uczelniach lub instytucjach badawczych, które mają na celu pomagać w identyfikowaniu i zarządzaniu aktywami intelektualnymi, zwłaszcza poprzez ich ochronę i transfer do przedsiębiorców lub innych instytucji w celu dalszego rozwoju bądź wejścia na rynek.

Rola ośrodków wspierania innowacji:• Rola doradcza ekspertów;• Specjalistyczna wiedza - znajomość mechanizmów transferu oraz ich

aspektów finansowych, prawnych i podatkowych;• Obsługa prawna przedsięwzięcia;• Doświadczenie w poszukiwaniu kontrahentów i prowadzeniu z nimi

negocjacji;• Dbałość o ochronę własności intelektualnych uczelni;• Działanie w warunkach rynkowych;• Większa elastyczność w późniejszym sprawowaniu kontroli nad Spółką

odpryskową;• Wsparcie merytoryczne dla Spółki odpryskowej.

Zainicjowany model transferu technologii

na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Świadczenie usług na bazie technologii - model transferu stosowany w UCTTMP • Naukowcy UMP za pośrednictwem UCTTMP realizują punktowe zlecenia

przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nowa wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

UCTTMP w umowie z przedsiębiorcą reguluje:• zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron, • prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy,• stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia

negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy • zasady zakończenia współpracy, a także • zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.

Szczególną spośród zawartych umów o współpracy była umowa typu MTA „Material Transfer Agreement”• Wymagała ona regulacji stosunków w zakresie korzystania z

materiału badawczego udostępnianego przez właściciela (przedsiębiorstwo zlecające) uczelni.

Istotne postanowienia takiej umowy to:• określenie „materiału badawczego” i sposobu jego przekazania• uregulowanie spraw poufności oraz prawa do publikacji• zakaz komercyjnego używania materiału• określenie praw do wynalazków powstałych na bazie takiego

materiału.

Spółka usługowa a spółka spin-off.• Uczelnia wsparła za pośrednictwem UCTTMP powstawanie

spółki usługowej, która w przeciwieństwie od spółki spin-off nie wykorzystuje własności intelektualnej, lecz potencjał intelektualny w postaci wiedzy eksperckiej. Przykładem firma PozLab

• Uczelnia za objęte udziały w firmie udostępnia jej na zasadach inkubatora pomieszczenia lokalowe.

• Tak powiązane podmioty świadczą sobie nawzajem szereg obustronnie korzystnych usług.

Sprzedaż praw do technologii

• Poprzez sprzedaż prawa własności intelektualnej, jego właściciel traci wszelką kontrolę nad prawami majątkowymi związanymi z dobrem własności intelektualnej. W prawa majątkowe przysługujące uprzednio sprzedającemu, wstępuje kupujący.

• Wynagrodzenie powinno rekompensować sprzedającemu wszystkie koszty związane z wytworzeniem dobra chronionego, uzyskaniem na nie prawa wyłącznego oraz zapewniać odpowiedni zysk, chyba że transakcji towarzyszyć będzie sprzedaż usługi doradczej.

Utworzenie spółki odpryskowej

Ustalenie udziałów w przyszłej spółce

Spółka odpryskowa

Naukowiec, student, doktorant, absolwent

• Know-how• Środki pieniężne• Majątek rzeczowy

Uczelnia• Know-how• Prawa do patentów• Technologie• Maszyny i urządzenia• Nieruchomości

Inwestor zewnętrzny

• Środki pieniężne• Nieruchomości

Wycena wkładu uczelni

Zgłoszenie technologiiDecyzja o przystąpieniu

do tworzenia spółki odpryskowej

Wniosek o wycenę technologii

Wycena niezależnego rzeczoznawcy

Wprowadzenie technologii na aktywa

uczelni

Zgoda senatu uczelni i Ministra Skarbu na

rozporządzenie technologią

Decyzja senatu – wyrażenie zgody

Decyzja Ministra Skarbu –wyrażenie zgody na

wniesienie technologii aportem

Prace nad umową spółki będącą podstawą opracowania aktu

notarialnego

Aktywna współpraca naukowców,

przedstawicieli administracji uczelni oraz

służb prawnych

Spółka musi osiągać cele gospodarcze•Zapewnienie prowadzenia prawidłowo rachunkowości•Właściwe służby kadrowe•Zapewnienie obsługi prawnej•Koncepcja działalności: misja, wizja, cele•Poszukiwanie dostawców•Określenie grupy docelowej odbiorców•Stworzenie oferty produktowej•Obsługa klientów bieżąca oraz serwis posprzedażowy•Utrzymanie płynności finansowej•Marketing i promocja•Rozwój i generowanie zysków

Rekomendacja dla transferu technologii z wykorzystaniem mechanizmu licencjonowania

• Licencja polega na udzieleniu przez licencjodawcę uprawnienia do działań, które mógłby zakazać jako właściciel patentu, a w szczególności prawa do stosowania wynalazku na określonych w umowie warunkach.

• Licencjodawca upoważnia więc licencjobiorcę do wkroczenia w obszar swojej wyłączności, w zakresie zawartym w prawie, które sam w dalszym ciągu posiada.

Strategia licencyjna - kiedy warto udzielić licencji? Odpowiedź na to pytanie winna poprzedzić właściwa diagnoza potencjału gospodarczego wynalazku. Udzielenie licencji jest uzasadnione w szczególności, gdy:• z różnych względów (bariery prawne, brak środków i potencjału

technicznego) sami nie używamy i nie planujemy zastosowania wynalazku w praktyce gospodarczej,

• zależy nam na uzyskaniu korzyści ekonomicznych, wzmocnieniu wizerunku uczelni itp.

• dając uprawnienia podmiotom naruszającym nasze prawa, unikamy kosztownych sporów sądowych.

Licencja – udostępnienie praw, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne postanowienia umowy to:– określenie stron z właściwą ich reprezentacją;– sprecyzowanie przedmiotu umowy;– podmiotowy i przedmiotowy zakres licencji: wyłączna/niewyłączna; pełna/

ograniczona;– czas obowiązywania licencji i jej zakres terytorialny;– sprecyzowanie prawa licencjobiorcy np. w zakresie rozwijania i ulepszeń

wynalazku oraz sprzedaży i dystrybucji towarów wytworzonych wg wynalazku, udzielania sublicencji;

– pomoc we wdrożeniu (szkolenia, doradztwo, serwis), dodatkowe przekazanie know-how;

– klauzule zachowania poufności;– wysokość opłat, podstawa naliczania, terminy ich uiszczania.

• Przychody ze sprzedaży licencji winny uwzględniać przede wszystkim zwrot kosztów poniesionych na ochronę i kosztów wykonania umowy, wynagrodzenia twórców i okres ich wypłaty, wycenę wartości rozwiązania objętego patentem, przekazanej wiedzy know-how, pomocy udzielonej we wdrożeniu, a także rodzaj udzielonej licencji (np. pełna, wyłączna);

• wypowiedzenie i odebranie licencji;• rozwiązywanie sporów (polubowne i sądowe), odszkodowania• podporządkowanie prawu (istotne gdy stroną jest podmiot

zagraniczny).

Podsumowując

• Proces współpracy jednostek naukowo-badawczych powinien odpowiadać wzrastającym potrzebom rynkowym, a nie być sztucznie regulowanym.

• Dostosowanie tego procesu odbywać się poprzez aktywny dialog przemysłu, który zgłasza swoje zapotrzebowania i jednostek naukowych, na nie odpowiadających.

• System pośredniczący w tego typu przedsięwzięciach powinien być zatem prosty, działać sprawnie i skutecznie.

• Niestety, nierzadko naukowcy tworząc nowe, często istotne dla gospodarki i społeczeństwa wynalazki, nie są dostatecznie przygotowani, ani w pełni świadomi możliwości i znaczenia komercyjnego wykorzystania wyników swoich badań.

• Innowacje, również te o dużym potencjale społecznym i ekonomicznym, kończą swój żywot w postaci publikacji lub zgłoszenia patentowego o zasięgu zaledwie krajowym.

• Dzieje się tak z różnych względów, choć najczęściej wskazywane to bariery prawne, brak środków i potencjału technicznego.

• DLATEGO TAK ISTOTNYM STAJE SIĘ WŁAŚCIWE OKREŚLENIE MODELU KOMERCJALIZACJI PRZYJĘTEGO NA UCZELNI W OPRACOWANYCH I WPROWADZANYCH REGULAMINACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OKREŚLAJĄCYCH ZASADY ICH KOMERCJALIZACJI.

Dziękuję za uwagę

Zdzisław Podrezzpodrez@ump.edu.pl