Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M.

Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & CoAdwokacka spółka partnerska

Plan Prezentacji

1. Zakres pojęcia „własność intelektualna”2. Okresy ochronne3. Źródła prawa4. Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy5. Ochrona własności intelektualnej6. Odpowiedzialność za naruszenie7. Transfer własności intelektualnej8. Możliwe skutki zaniedbań i jak ich unikać - "due diligence"9. Aport własności intelektualnej do spółki10. Zarządzanie własnością intelektualną11. Pytania

Własność Intelektualna

W ramach prawa własności intelektualnej wyróżnia się:

• prawo autorskie oraz tzw. przedmioty praw pokrewnych• prawo własności przemysłowej, które chroni:

• wynalazki• znaki towarowe• wzory użytkowe• wzory przemysłowe• oznaczenia geograficzne• topografie układów scalonych• oznaczenia przedsiębiorstw

Okresy ochrony

Wynalazki (patent) 20 lat

Wzory użytkowe 10 lat

Znak towarowy 10 lat

Wzór przemysłowy 25 lat

Topografia układu scalonego 10 lat

Autorskie prawa majątkowe 70 lat od śmierci twórcy

Źródła prawa

• ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy

Znaczenie ochrony wartości intelektualnej dla przedsiębiorcy:• źródło przewagi konkurencyjnej na rynku,• zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa,• niskie v. wysokie koszty wytworzenia?• budowa renomy firmy,• źródło dodatkowych korzyści materialnych (np. z udzielonych licencji),• dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredyt technologiczny),• zabezpieczanie przed kopiowaniem produktów przez konkurencję,• uzyskanie prawnego monopolu do nowatorskiego rozwiązania,• korzyści ekonomiczne przekraczają poniesione koszty.

Negatywne konsekwencje braku ochrony:• możliwość korzystania przez konkurentów z wytworów pracy przedsiębiorcy,• utrata renomy,• brak zgłoszenia w odpowiednim czasie skutkuje utratą możliwości uzyskania wyłączności ze względu na brak cechy „nowości”.

Ochrona własności intelektualnej

Środki ochrony:- ustawowe

• ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych• prawo własności przemysłowej• kodeks cywilny• ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji• kodeks karny

- umowneInstytucje:• Urząd Patentowy (Warszawa v Monachium)• Urząd do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante • Sądy Powszechne i Prokuratura

Odpowiedzialność za naruszenie

• przestepstwa i wykroczenia przeciwko własności intelektualnej np. plagiat, paserstwo, zgłoszenie cudzego wynalazku, podrobienie znaku towarowego

• odpowiedzialność cywilnoprawna• roszczenie o zaniechanie naruszania • roszczenie o usunięcie skutków: naruszenia• roszczenie o ustalenie (art. 189 KPC)• roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody• roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści • roszczenie o zadośćuczynienie• roszczenie o złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i/lub formie lub podanie do publicznej wiadomości• roszczenia informacyjne

Prawa autorskie - przykłady potencjalnych roszczeń

• Ochrona praw osobistych:• Roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz usunięcie

jego skutków• Powództwo o ustalenie istnienia/nieistnienia prawa• Roszczenie o zadośćuczynienie lub o uiszczenie

odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny

Prawa autorskie - przykłady potencjalnych roszczeń

• Ochrona praw majątkowych - w wielu wypadkach odpowiedzialność jest:

• niezależna od winy• niezależna od zaistnienia szkody• wystarcza sama bezprawność

Prawa autorskie - przykłady potencjalnych roszczeń

• Ochrona autorskich praw majątkowych:• Roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz usunięcie jego

skutków• Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej (na

zasadach ogólnych albo zapłatę dwu/trzykrotności należnego wynagrodzenia)

• Wydanie uzyskanych korzyści• Wnioski o zabezpieczenie powództwa i roszczenia

informacyjne• Inne roszczenia majątkowe (np. zapłata na rzecz

Funduszu Promocji Twórczości, roszczenia informacyjne)

Transfer własności intelektualnej

• umowa o przeniesienie praw autorskich• umowa licencyjna• umowa know - how• umowa franchisingu• umowa spółki technologicznej• sprzedaż przedsiębiorstwa• NDA (umowa o zachowaniu poufności)• Swoboda umów i jej ograniczenia

Prawa własności intelektualnej możliwe skutki zaniedbań

• Wadliwie określony przedmiot wkładu• Nieuwzględnienie proautorskich postanowień ustawy• Wadliwie określone pola eksploatacji• Wadliwie okreslony typ umowy - domniemania licencji• Niewłaściwie określony krąg założycieli, czyli pominięcie

osób kluczowych lub uwzględnienie osób niepotrzebnych

• Wadliwe przeniesienie na spółkę wkładów niepieniężnych i skutki prawne z tego wynikające

Prawa własności intelektualnej możliwe skutki zaniedbań

• Ryzyko dodatkowych roszczeń przy zakładaniu spółki lub na późniejszych etapach jej finansowania

• Obniżenie wartości spółki• Ryzyko odpowiedzialności wspólników lub członków

zarządu z tytułu zaniżenia wartości wkładu niepieniężnego

• Utrudnienie lub uniemożliwienie pozyskania inwestora zewnętrznego

Jak minimalizować ryzyko - czyli due diligence

- Cel badania

- Kluczowe elementy pod kątem sprawdzenia praw własności intelektualnej: • Czy spółka posiada prawa (np. patenty) do swoich kluczowych produktów?

• Co jest przedmiotem zawartych umów? Utwór, wynalazek, inne prawo?

• Pomiędzy kim a kim zawierana jest umowa?• Jaka umowa jest zawierana (przeniesienie prawa czy licencja)?• Wycena

Jak minimalizować ryzyko - czyli due diligence

• Odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu umowy• Zakres przenoszonego/licencjonowanego prawa:• pola eksploatacji (przy prawach autorskich)• zakres terytorialny• zakres licencji (wyłączna/niewyłączna, czas trwania, możliwość udzielenia

sublicencji)• Zasady wynagrodzenia• Czy dopełniono formalności zgłoszeniowych do właściwych rejestrów (jeśli

wymagane)?

Aport własności intelektualnejdo spółki

Zdolność Aportowa

Korzyści z wniesienia własności intelektualnej do spółki:

• możliwość pozyskania finansowania na wczesnym etapie rozwoju przedsięwzięcia • szybka komercjalizacja• pozostawienie twórcy kontroli nad „dziełem” i rozwojem przedsięwzięcia

Zarządzanie własnością intelektualną

• Ochrona fizyczna

• Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

• Umowy z pracownikami i kontrahentami

Pytania

?

adw. Bartłomiej Jankowskiadw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M.Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co. Adwokacka Spółka Partnerska al. Jana Pawła II 34 lok.3 00-141 Warszawa tel. +48 22 624 72 81, fax: +48 22 624 72 83 email: rafal.stroinski@jslegal.pl