1

W dniu 23 marca b.r. weszło w życie Rozporządzenie (UE) 2015/2424 zmieniające Rozporządzenie 207/2009 w sprawie znaków towarowych. Razem z nową Dyrektywą (UE) 2015/2436, rozporządzenie stanowi trzon długo oczekiwanej reformy europejskiego systemu znaków towarowych. Ma ona na celu pobudze-nie innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez stworzenie systemu bardziej przyjaznego przedsiębiorcom. Zakłada uproszczenie procedur i obniżenie kosztów związanych z rejestracją i zarządzaniem portfelem znaków towarowych. Zmodernizowany system ma być bardziej spójny z zasadami ochrony znaków towarowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Co szczególnie istotne w rozporządze-niu zmieniającym wyznaczono właści-cielom znaków towarowych zgłoszo-nych dla nagłówków klas, 6-miesięczny termin na złożenie oświadczenia o zamiarze uzyskania ochrony na towary lub usługi nieobjęte dosłownym

znaczeniem nagłówków. W przypadku niezłożenia oświadczenia w tym terminie, znak towarowy zostanie potraktowany jako zgłoszony wyłącznie dla towarów i usług wyraźnie objętych dosłownym znaczeniem nagłówka klasy, co może skutkować ogranicze-niem zakresu ochrony.

Właściciele znaków towarowych powinni w szczególności:

• rozważyć możliwość złożenia oświadczenia o zamiarze uzyskania ochrony na towary lub usługi nie-objęte dosłownym znaczeniem na-główków klas - w przypadku znaków zgłoszonych przed dniem 22 czerw-ca 2012 r. i zarejestrowanych przed dniem 23 marca b.r. dla nagłówka klasy w klasyfikacji nicejskiej;

• rozważyć możliwość skorzystania z nowych, skutecznych narzędzi walki z handlem podrabianymi towarami;

• sprawdzić, czy posiadają niekonwen-cjonalne znaki, które mogą podlegać ochronie zgodnie z nowym ustawodawstwem.

REFORMA UNIJNEGO SYSTEMU ZNAKÓW TOWAROWYCH

Alert prawnymaj 2016

2

KLASYFIKACJA

Nowe rozporządzenie rozwiązuje kwestię dotychczasowej niespójności w interpretacji zakresu chronionych produktów i usług w przypadku znaków towarowych zgłoszonych dla nagłów-ków klas Międzynarodowej klasyfikacji nicejskiej.

Początkowo, zgodnie z praktyką OHIM (dziś - EUIPO), uznawano, że znaki zgłaszane dla nagłówków klas obej-mują wszystkie towary i usługi zawie-rające się w tych klasach. Z dniem 21 czerwca 2012 r. praktyka Urzędu ule-gła zmianie. Począwszy od tego dnia, w przypadku zgłoszenia znaku towa-rowego obejmującego nagłówek klasy, wykaz towarów i usług był interpreto-wany dosłownie, co oznacza, że ochro-na była udzielana wyłącznie na towary lub usługi objęte dosłownym znacze-niem słów występujących w nagłów-ku klasy. Jednocześnie, poprzednia, szersza interpretacja wykazu towarów i usług została utrzymana w stosunku do znaków zgłoszonych przed dniem

21 czerwca 2012 r. W konsekwencji, funkcjonowały obok siebie dwa odmienne systemy interpretacji zakresu chronionych towarów i usług. Nowe rozporządzenie dąży do ujednolicenia tych niespójnych zasad.

Zgodnie z rozporządzeniem zmienia-jącym właściciele znaków towarowych obejmujących nagłówki klas, zgłoszo-nych przed 22 czerwca 2012 r. będą mogli w okresie 6 miesięcy, od dnia 23 marca do 24 września 2016 r., złożyć oświadczenie o zamiarze uzyskania ochrony na towary lub usługi nieobję-te dosłownym znaczeniem nagłówków klas, co zapewni im, że wykaz obejmie wszystkie towary i usługi w danej kla-sie. Właściciele znaków powinni zatem ustalić, które z ich znaków towarowych zawierają nagłówki klas w wykazie to-warów i usług, a następnie sprawdzić, czy chcą objąć ochroną także towary lub usługi niemieszczące się w do-słownym znaczeniu pojęć składających się na nagłówek danej klasy. Jeżeli nie podejmą żadnych czynności do dnia 24 września b.r., to ich znaki

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

3

zgłoszone dla nagłówków klas będą potraktowane jako obejmujące wyłącz-nie te towary i usługi, które wymienio-no w tytułach klas, a nie w całej klasie. W niektórych przypadkach mogłoby to istotnie zawęzić przyznaną dla zna-ku towarowego ochronę. W związku z powyższym zachęca się właścicieli znaków towarowych do przejrzenia ich portfeli znaków i w razie konieczności podjęcia odpowiednich działań.

UAKTUALNIENIE TERMINOLOGII

Wraz z wejściem w życie nowego roz-porządzenia, ‘wspólnotowy znak towa-rowy’ (Community trade mark - CTM) stał się ‘znakiem towarowym Unii Eu-ropejskiej’ lub ‘unijnym znakiem towa-rowym’ (European Union trade mark - EUTM). Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) przemianowano na Urząd Unii Europejskiej ds. Własno-ści Intelektualnej (EUIPO). Nowa ter-minologia jest jaśniejsza i czytelniejsza dla użytkowników, zaś nazwa EUIPO ma lepiej odzwierciedlać faktyczną pracę wykonywaną przez Urząd.

OPŁATY ZGŁOSZENIOWE I OPŁATY ZA PRZEDŁUŻENIE OCHRONY

Dotychczas w ramach podstawowej opłaty za zgłoszenie znaku towarowe-go (1050 euro przy zgłoszeniu skła-danym w formie papierowej, 900 euro przy zgłoszeniu drogą elektroniczną) zgłaszający mógł wybrać do trzech klas towarów lub usług. Za każdą kla-sę powyżej trzeciej musiał dopłacić 150 euro. Zgodnie z nowym systemem opłat, wprowadzonym bezpośrednio w rozporządzeniu zmieniającym, opłata za zgłoszenie jest niższa (1000 euro za zgłoszenie w formie papierowej, 850 euro za zgłoszenie elektroniczne), lecz obejmuje tylko jedną klasę towarów lub usług. Opłata za zgłoszenie dru-giej klasy to 50 euro, zaś za zgłoszenie każdej kolejnej klasy - 150 euro. Niższa opłata za zgłoszenie znaku na jedną klasę ma ograniczyć rejestrację zna-ków dla towarów lub usług, z których wnioskodawcy później nie korzystają. Znacznemu obniżeniu uległy też opłaty za przedłużenie ochrony.

PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Rozporządzenie znosi wymóg graficz-nej przedstawialności znaku towaro-wego, pod warunkiem, że znak będzie przedstawiony w taki sposób, aby oso-by trzecie mogły jednoznacznie i do-kładnie wskazać przedmiot ochrony udzielonej właścicielowi znaku. Wpły-nie to na zwiększenie możliwości reje-stracji nietradycyjnych znaków towaro-wych takich jak hologramy i ruchome znaki towarowe. Przepisy ustanawiają-ce tę zmianę wejdą w życie z dniem 1 października 2017 r.

PRZEPŁYW PODRABIANYCH TOWARÓW

Właściciele unijnych znaków towaro-wych będą korzystać ze wzmocnionej ochrony przed naruszeniami wynika-jącymi z handlu podróbkami. Będą oni mogli uniemożliwić importerom wpro-wadzanie towarów na terytorium Unii, także w przypadku, gdy towary nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w UE.

4

Właściciele znaków towarowych mogą uniemożliwiać konkurentom używa-nie ich znaku towarowego w reklamie porównawczej, jeżeli stanowi to naru-szenie Dyrektywy dotyczącej reklamy porównawczej (2006/114/WE). Wszystkie Państwa Członkowskie zo-stały zobowiązane do zapewnienia ad-ministracyjnej procedury stwierdzania wygaśnięcia znaków towarowych lub ich unieważnienia.

Bezwzględne podstawy odmowy reje-stracji odnoszące się do kształtu zgła-szanych znaków zostały rozszerzone także na “inne właściwości” oznaczeń:• wynikające z charakteru samych

towarów• niezbędne do uzyskania efektu

technicznego• zwiększające znacznie wartość

towarów. Zgodnie z brzemieniem nowych prze-pisów ograniczenie skutków unijnego znaku towarowego ma zastosowanie do nazwisk osób fizycznych, a więc zostało ono zniesione w stosunku do nazw handlowych, co przewidywało rozporządzenie w swoim poprzednim brzmieniu. Zmiana ma na celu stwo-rzenie jednakowych warunków ochrony dla nazw handlowych i unijnych znaków towarowych. Wprowadzone zostały nowe przesłanki odmowy rejestracji znaku, w przypadku gdy zgłoszenie pozostaje w konflikcie z nazwami pochodzenia lub oznaczenia-mi geograficznymi.

PODSUMOWANIE POZOSTAŁYCH ZMIAN

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Marcin Fijałkowski+48 22 445 31 00Marcin.Fijalkowski@bakermckenzie.com

Alicja Zalewska+48 22 445 31 56Alicja.Zalewska@ bakermckenzie.com

Baker & McKenzie International jest stowarzyszeniem prawa szwajcarskiego (Verein), zrzeszającym kancelarie prawne na całym świecie. Zgodnie z terminologią powszechnie stosowaną przez instytucje świadczące usługi profesjonalne przez “partnera” należy rozumieć osobę, która jest partnerem w takiej kancelarii prawnej lub ma równoważny status. Analogicznie “biuro” oznacza biuro takiej kancelarii.

Niniejszy alert nie stanowi porady prawnej i nie może być za taką uznawany. Baker & McKenzie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych ani za decyzje podjęte na ich podstawie oraz ich skutki, bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii specjalistów Baker & McKenzie.

© Baker & McKenzie 2016