Sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych z uczelni do gospodarki

24 listopad 2011

Wojciech Lisiecki, Jacek Wajda

Obrót prawami wyłącznymiPrawa wyłączne mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego:• Przeniesienie odpłatne:

– sprzedaż– kupno

• Licencja• Dzierżawa• a ponadto:

– dziedziczenie,– darowizna,– zastaw,– przedmiotem zajęcia - sądowego, komorniczego

Przeniesienie praw wyłącznych• Prawa wyłączne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu

• Przeniesienie wymaga formy pisemnej

• Co może być przenoszone:– Prawo z prawa wyłącznego

– Prawo do prawa wyłącznego,

– Prawo do pierwszeństwa do prawa wyłącznego,

– Autorskie prawa majątkowe

• Skutkiem przeniesienia jest „utrata” praw

• Formy przeniesienia praw – Kupno – sprzedaż

– Darowizna

Licencje• Licencja jest upoważnieniem do korzystania z cudzych

praw.• Licencjodawca nie traci swoich praw, jedynie je ogranicza

poprzez dopuszczenie do „wyłączności” innej osoby• Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej• Swoboda zawierania umów licencyjnych jest ograniczona

przepisami prawa

Umowa licencyjnaUmowa licencyjna powinna określać w szczególności:

• Typ umowy• Przedmiot umowy – jakimi prawami dysponuje Licencjodawca• Zakres licencji – co i gdzie licencjobiorca może robić• Czas trwania licencji• Prawo do sublicencji – tak lub nie, jeżeli tak to w jakim zakresie• Warunki finansowe korzystania z licencji - opłaty licencyjne• Ewentualne zwolnienie Licencjodawcy z obowiązku

przekazania kompletnej wiedzy niezbędnej do korzystania z wynalazku

Typy licencji Najczęściej spotykanymi typami licencji w obrocie pomiędzy uczelnią a gospodarką są:

pełna ograniczona wyłączna niewyłączna a ponadto:

licencja otwarta licencja dorozumiana licencja przymusowa licencja wzajemna

Przedmioty licencji• Korzystanie z rozwiązania chronionego prawami wyłącznymi

• Korzystanie z rozwiązania zgłoszonego do ochrony,

• Korzystanie z rozwiązania nie zgłoszonego do ochrony, stanowiącego tajemnicę uczelni (Know-how),

• Korzystanie z autorskich praw majątkowych

• Korzystanie z innych praw do własności intelektualnej – np. bazy danych

Licencja pełna• Jest to zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez

licencjobiorcę w tym samym zakresie co uprawniony - licencjodawca.

• Umowa licencyjna nie może zawierać żadnych ograniczeń co do zakresu korzystania z praw.

• Zobowiązania licencjobiorcy wobec licencjodawcy dotyczące zapłaty opłat licencyjnych, zachowania standardów nie ograniczają uprawnień licencjobiorcy co do zakresu korzystania z praw

Licencja ograniczona• Jest to zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w

ograniczonym zakresie.• W umowie licencyjnej musi być podany zakres w jakim licencjobiorca może korzystać

z praw licencjodawcy.• Ograniczenia w korzystaniu z praw licencjodawcy mogą dotyczyć w szczególności:

• okresu czasu w jakim licencjobiorca może korzystać z praw,• prawa do udzielania sublicencji,• ograniczenia co do ilości (ale patrz pkt. niżej)

• Umowa licencyjna nie może zawierać ograniczeń uznawanych za klauzule niedozwolone• Roz. RM z 30.07.07 Dz.U.137 poz.963 – Wyłączenie niektórych rodzajów porozumień dotyczących

transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7.04.04 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu

do kategorii porozumień o transferze technologii.

Licencja wyłączna• Jest to zezwolenie uprawnionego do wyłącznego korzystania z

prawa na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa.• Licencjodawca zobowiązuje się, że nie będzie udzielał dalszych

licencji innym osobom.• Licencje wyłączne można dodatkowo podzielić na:

Licencja mocna - szczególny przypadek licencji będącej zarazem pełną i wyłączną, na mocy której licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania dalszych licencji oraz rezygnuje z korzystania z praw przez siebie samego.

Licencja słaba - licencjodawca zatrzymuje prawo korzystania z praw przez siebie samego

Licencja niewyłączna• Jest to licencja, która nie ogranicza grona licencjobiorców,

dopuszczając wzajemną konkurencję.

Licencja dorozumiana• Jeżeli umowa o wykonanie pracy badawczej lub innej podobnej

nie stanowi inaczej domniemywa się, że wykonawca przyznał zamawiającemu prawo do korzystania z wynalazków (wzorów) przekazanych wraz z wynikami pracy (powstałymi w wyniku realizacji pracy badawczej) (art. 81 PWP )

• Jest to licencja pełna tzn. nie ma ograniczenia w korzystaniu przez licencjobiorcę (zamawiającego) z patentu (wzoru)

• Jest to licencja niewyłączna – inni też mogą uzyskać licencję od właściciela praw

• Nie jest ona równoznaczna z przeniesieniem praw do patentów (wzorów)

Sublicencja• Sublicencja jest to dalsza licencja udzielona przez licencjobiorcę• Umowa licencyjna może zawierać postanowienia dotyczące prawa

Licencjobiorcy do udzielania sublicencji • Zakres sublicencji nie może być szerszy niż wynika to z umowy

licencyjnej. • Prawo własności przemysłowej wyklucza udzielania dalszych

sublicencji od sublicencji.• Prawo autorskie ograniczenia dotyczącego udzielania sublicencji od

sublicencji nie narzuca ale w umowie można to zastrzec.

Licencja otwarta•Może być udzielona na podstawie oświadczenia woli właściciela

praw w przypadku:– patentu na wynalazek,– prawa ochronnego na wzór użytkowy,– prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

• Jest nieodwołalna• Jest pełna i niewyłączna.• Strony muszą porozumieć się jedynie co do wysokości opłaty

licencyjnej, która może wynosić max: 10% korzyści licencjobiorcy

Licencje na prawa autorskie• Licencje na korzystanie z autorskich praw majątkowych różnią się

sposobem określania zakresu dozwolonego korzystania z tych praw.

• Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych dotyczy tylko pól eksploatacji wymienionych w umowie.

• Umowa dotycząca autorskich praw majątkowych może zawierać również klauzule odnoszące się do rezygnacji autora z korzystanie z niektórych autorskich praw osobistych, na przykład:– odstąpienie od obowiązku oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem autora,

– prawo do korzystania z praw zależnych

Komercjalizacja – krok po kroku • Ustalenie czy uczelnia posiada prawa

– Tylko to co jest własnością Uczelni może być przedmiotem obrotu gospodarczego

• Wycena dobra intelektualnego– Można odstąpić w przypadku gdy koszt wyceny przekracza 20% wartości dobra

intelektualnego

• Uzyskanie zgody Ministra Skarbu – w przypadku gdy wartość dobra przekracza 50 000 Euro– (ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa)

• Negocjacje umów sprzedaży lub licencyjnych

Spółki typu SPIN-OFF/OUT mit czy demon?

wszechobecna promocjamnóstwo definicjimnóstwo dywagacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------Niszowa forma komercjalizacjiDedykowania projektom o silnym zabarwieniu biznesowymNowe rynki, nowe potrzebyKonkurencja międzynarodowa

Wprowadzenie

• CHARAKTER ZALEŻNOŚCI• SPIN-OUT – nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone

przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej.Firmy spin-out, w przeciwieństwie do firm spin-off, są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.

„Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć”, Krzysztof B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2005.

• CHARAKTER ZALEŻNOŚCI• SPIN-OFF [firma odpryskowa] – nowe przedsiębiorstwo, które

powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej.Firmy spin-off, w przeciwieństwie do firm spin-out, posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej.

„Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć”, Krzysztof B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2005.

• Firma oparta na wiedzy– wiedzy pochodzącej ze środowiska akademickiego;– wśród założycieli są pracownicy instytucji

naukowej/badawczej;

Firmy oparte na wiedzy

Spin-off/spin-out

powiązana kapitałowo i personalnie/ operacyjnie z

jednostką macierzystą

Firmy pracowników

naukipowiązane

personalnie z jednostką

macierzystą

Każda inna firmanie powiązana ani kapitałowo

ani personalnie/ operacyjnie

Spin-off/ spin-out

1. Sprzedaż2. Wniesienie praw własności intelektualnej (aport)3. Ustanowienie licencji na prawach własności intelektualnej i wniesienie jej aportem4. Ustanowienie odpłatnej licencji na prawach własności intelektualnej5. Darowizna

Prawo o szkolnictwie wyższym(spółka celowa, komercjalizacja)

Zarządzanie i sprawowanie kontroli

WYCENA PODATEK APORT

Firma pracowników nauki

Licencje

Zbycie

Umowy na prace badawcze

PRZYKŁADY

Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzanie konfliktem interesów

• CEL: komercjalizacja wiedzy tworzonej na uczelniach

• Pytania/kwestie niezbędne do rozstrzygnięcia:– Doprecyzowanie zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

• brak definicji komercjalizacji• jednoznaczna interpretacja zapisów dot. spółki celowej

– Wypracowanie założeń polityki poszczególnych jednostek naukowych • Wewnętrzne regulaminy zarządzania własnością intelektualną• Regulacje dot. korzystania z infrastruktury

Komercjalizacja w ramach pracy badawczej na zamówienie spoza sfery budżetowej

• Prawo własności określa umowa o wykonanie pracy badawczej• wprost

• pośrednio (art. 81 PWP licencja dorozumiana)

• Jeżeli właścicielem pozostanie uczelnia wówczas:– może dysponować prawami w zakresie w jakim nie zostały

ograniczone umową na wykonanie pracy badawczej lub inną,

– nie musi uzyskiwać zgody Ministra Skarbu,

– musi dokonać wyceny

Sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych z uczelni do gospodarki

24 listopad 2011

Wojciech Lisiecki, Jacek Wajda